从一起商标侵权案件说起——被告也有注册商标，原告如何维权？

徐君霞 远闻（上海）律师事务所律师 合伙人

【案情简介】：

原告公司系国内一家著名的户外涂料公司，于2007年成立，主要生产销售自己的耐候木油产品，2010年关联企业申请了“斯维普”商标，核定使用在第2类即“油漆；清漆；瓷釉（漆）；防火漆；木材涂料(油漆);防臭涂料；漆；瓷漆；防水粉（涂料）；漆稀释剂”，同年原告通过关联企业独占许可使用该商标，2015年受让该商标；同时原告公司设计了自己商品的专有外包装，原告公司的产品在行业内小有名气，其客户和经销商遍布全国各地。

被告成立于2013年，2015年注册了“斯维普”文字商标，核定使用在第4类即桐油、木油、蜂蜡、石蜡、工业用蜡等。

2015年6月原告发现被告公司，同时在上海闵行的九星市场的批发零售门店和淘宝网上批发零售与原告商标相同、包装近似的名称为“木油”产品，以假乱真，且低价竞争，给原告造成巨大损失。原告曾私下与被告交涉要求停止销售侵权产品，被告自称是自己注册的商标，对原告置之不理。原告委托找到我们律所的徐君霞律师希望维权。

【法理分析】:

（一）被告是否侵权，具体到本案即被告使用相同商标的的商品与原告的商品是否相同或类似？

根据2001年的《商标法》第五十二条“有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；…… ”

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》“第十一条　商标法第五十二条第（一）项规定的类似商品，是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”

     原被告都有自己的的“斯维普”商标，原告销售的产品叫“耐候木油”，被告销售的产品叫“木油”，且被告注册的商标类别是在第4类包含木油。被告认为自己的商品是木油，与被告不同。假如被告是在自己商标注册的类别中销售商品，就不存在侵权问题。所以，被告销售的产品到底与原告的产品是否是否相同或类似就成了本案的关键。

原告通过各种资料证实耐候木油系一种纯天然环保涂料，木油是一种整理乌桕籽获得的半固体脂肪。被告外包装和庭审中对产品的介绍都认可其商品也是一种涂料，构成成分与原告一致，外在用途也都是户外木材防腐。所以被告出售的商品无论是从内在构成、外在用途、使用方式与原告一样，故属于同一类商品。

（二）原告诉请的赔偿金额是否能得到法院支持？

原告的损失巨大，被告在批发市场、淘宝等低于原告售价销售自己的假冒商品，被告商品质量较次，所以给原告造成巨大损失，但是难以证明。被告获利原告又无法举证。

原告通过被告的淘宝网页进行公证，公证的内容包括被告在淘宝网页对外宣传称自己工厂规模巨大，年产值数值巨大；被告的淘宝销量、库存等；被告网页上复制的原告的鉴定报告等等，然后再从被告不仅仅与原告商标相同而且外包装近似，同时仿造了原告的鉴定报告等等，侵权手段比较恶劣，极易让公众产生混淆等角度，证实原告诉请赔偿金额的合理性。

（三）被告使用原告近似包装是否构成不正当竞争？

根据1993年的《反不正当竞争法》第五条 经营者不得采用下列不正当手段从事市场交易，损害竞争对手：……（二）擅自使用知名商品特有的名称、包装、装潢，或者使用与知名商品近似的名称、包装、装潢，造成和他人的知名商品相混淆，使购买者误认为是该知名商品……

首先，原告举证了自己商品是知名商品，包括各种行业协会会员、各种获奖证书、全国销量情况等等证据；其次，对于案件中原告特有的外包装，原告陈述了外包装渐变红色和一棵树以及“岁月沧桑、依旧本色”等文字的含义，与个人成长背景、创业心态等等的关联等。对此，被告却无法阐述外包装的特殊意义。

【法院判决】：

一、就被告使用近似外包装的不正当竞争部分先行调解：被告同意不再使用现有包装，否则承担赔偿责任。

二、就侵犯商标权部分，一审法院判决：

1.被告自本判决生效之日停止生产、销售侵犯原告商标专用权的行为；

2.赔偿原告全部诉请赔偿金额和大部分维权成本；

3.在新民晚报刊登消除影响的声明。

三、因被告不服上诉，二审中原告与被告达成调解：

1.原告同意减少被告几万元赔偿金额；

2.如被告再次发生侵权行为，每发现一次赔偿50万元。

【办案体会】：

本案一审、二审多次调解，对当事人来说都是最好的选择。

对于外包装的不正当竞争，原告用用证据和事实给对方施加压力，让对方自认理亏，在法院认定知名商品比较难得情况下，就该部分放弃赔偿，先行调解，有利于原告和法院将主要精力主攻商标侵权和赔偿，所以才有法院在商标侵权部分全额支持商标侵权的诉请赔偿金额。

知识产权侵权判决并解决不了之后的侵权问题，若被告之后还会继续侵权，原告只能继续诉讼，一审胜诉后二审中原告仍同意调解，原因就在于：首先，当事人此次诉讼的目的是制止侵权，并非为了拿到有限的赔偿金。其次，当事人二审中调解可以把被告之后若再次侵权及侵权的惩罚性赔偿纳入。双方通过二审的调解各自有所得，被告降低了赔偿金，原告立刻拿到了一审大部分赔偿金额，同时又给被告带了“紧箍咒”——预防了被告的再次侵权，可以说是双赢。

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